[프레스나인]  김지연 정진국제특허법률사무소 변리사(바이오/화학2팀 팀장)

#사례1 건강기능식품을 판매하는 A사는 홈쇼핑을 통해 신제품을 출시할 예정이었다. 그러나 A사는 신제품 출시에만 집중하느라 특허까지는 미처 생각하지 못했고, 제품 카탈로그 등의 홍보자료는 준비되어 있지만 특허 출원을 위한 자료는 전혀 정리하지 못한 상태로 홈쇼핑 방송일자가 임박하였다.

#사례2 신약을 연구하는 B사는 수많은 후보 물질을 합성하고 테스트하던 중, 후보 약물 중 하나가 매우 우수한 효과를 나타낸다는 것을 확인하였다. 그런데 우연히 경쟁 연구그룹에서도 비슷한 약물을 연구하고 있음을 알게 되었다. 빠른 특허 출원을 통해 우선일 선점이 필요한 상황이지만 연구노트만 있을 뿐, 논문, 특허를 위한 자료 정리에는 추가 시간이 필요하였다. 

고객들과 상담을 하다 보면, 위 사례와 같이 최대한 빨리 특허 출원이 필요한 상황들이 생각보다 자주 발생한다. 이런 경우 고객뿐만 아니라 특허업무를 대리하는 변리사 입장에서도 마음이 다급해진다. 기존에는 특허법 시행규칙 제21조 제3항에 따라 발명의 명칭, 기술분야, 발명의 배경이 되는 기술, 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결수단, 발명의 효과, 도면의 간단한 설명 등 특허청이 규정하고 있는 서식을 따른 경우에만 특허출원이 가능했으므로, 고객이 제공하는 다양한 형태의 자료를 상기와 같은 항목에 맞춰 작성하고, HLT, HLZ 라는 파일 형태로 변환 및 제출해야 했기 때문이다.
  
그러나 올해 3월 30일부터 한국 특허청에서 ‘임시명세서 제출 제도’를 시행하면서, 이러한 어려움 없이 신속한 특허 출원 진행이 가능하게 되었다.

임시 명세서 제출제도는 미국에서 이미 시행되고 있는 Provisional Application과 유사한 제도로, 정해진 명세서 서식을 따르지 않은 PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX, HWP, JPG, TIF 와 같은 다양한 형태의 문서 제출만으로도 특허 출원일을 정식으로 인정해주는 제도다. 앞서 사례에 등장했던 A사 및 B사는 보유한 카탈로그, 연구노트를 별도의 수정 없이 그대로 특허청에 제출하면서 특허 출원일을 인정받을 수 있으므로, 조금 과장을 보탠다면 10분 이내에도 특허출원이 가능하게 된 것이다. 우리나라에서 정식 출원일을 인정받는다면 해당 출원일을 기초로 해외 각국에서도 우선일을 인정받으며 특허출원이 가능하게 되므로, 특히 전세계적으로 경쟁이 치열한 분야에서 출원일을 선점하여 기술을 선제적으로 보호받는데 큰 도움이 될 것으로 예상한다. 

임시 명세서는 어디까지나 ‘임시’ 로 제출된 명세서로 실제 특허 심사를 받기 위해서는 임시 명세서 출원일로부터 1년 이내에 해당 출원을 보완하는 국내우선권주장출원을 제출하거나, 1년 2개월 내에 보정을 통해 정식 명세서를 다시 제출해야 하며, 이때 제출하는 명세서는 특허법시행규칙에 따른 요건을 만족하도록 서식에 맞춰 제출해야 한다. 보정하지 않는 경우 임시 명세서를 기초로 한 출원은 취하 간주된다. 즉, 출원인은 1년 또는 1년 2개월의 시간 동안 실제 심사 받고자 하는 명세서를 수정, 검토, 보완하여 새롭게 제출할 시간을 확보할 수 있다. 실무적으로는 새로운 내용을 추가할 수 없는 보정보다는 좀더 자유롭게 수정, 보완할 수 있는 국내우선권주장출원 제도를 더 추천하고 싶다. 

임시 명세서 제출 제도는 시간 및 노력이 절감될 뿐만 아니라, 관납료도 정식 출원과 차이가 없다. 또한 특허출원을 대리하는 입장에서도 명세서 작성에 따른 시간이 소요되지 않으므로 임시 명세서로 특허 출원 시, 정식 명세서 출원보다 저렴한 비용으로 서비스를 제공할 것이므로, 고객 입장에서는 비용적으로도 충분히 이점이 있다. 실제 해당 제도 시행 후 당 소에서도 벌써 여러 건의 임시 명세서 출원이 진행되었다. 단 유의할 점은 해당 제도는 특허 및 실용신안에만 적용되는 것으로 디자인 출원에는 적용되지 않는다. 

매년 크고 작은 특허법, 시행규칙 개정들이 있지만, 금번 임시 명세서 제출 제도의 시행은 발명자들에게 모든 면에서 유용한 제도로 특허 제도를 이용하려는 발명자들에게 개정사항이 널리 알려졌으면 하는 바람이다.

출처 : http://www.press9.kr/news/articleView.html?idxno=44968&page=2&total=1582